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休想拿走我的TIFFANY!

上海律协 2018-08-21 11:12:15

作者:陈斌寅  上海邦信阳中建中汇律师事务所

来源:上海律协(本文系作者投稿)


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上海真蒂装饰材料有限公司(“真蒂公司”)所注册的“蒂凡尼”商标因为与美国蒂芙尼公司“TIFFANY”“TIFFANY&CO.”近似,被商评委裁定无效。真蒂公司认为,自身商标指定使用墙纸产品与引证商标指定珠宝产品不同,且自身商标在本行业内具有一定知名度,结合商评委程序瑕疵,真蒂公司对裁定提出诉讼,但北京知识产权法院最终维持了商评委的无效裁定。


本案判决书篇幅不长,所涉事实也比较简单,即无效商标虽然和引证商标不属同一类别、彼此产品之间也没有直接竞争和替代关系,但因为引证商标属于驰名商标,因此跨类保护后,讼争商标最终被无效。但仔细挖掘本案可以发现不少值得注意的地方,同时也能帮助理解“TIFFANY”确实不是随随便便就可以拿走的。


1

驰名是一种维权态度

更是一种经营策略


即便不经常从事商标业务的人,也知道驰名商标能够获得更强的保护,即未注册驰名商标能在指定使用产品及近似产品上获得保护,注册驰名商标的保护更是能突破指定产品及近似产品的限制。但驰名保护本身并不是看上去那么简单:


1、驰名认定是事实查明,既不是裁定结果也不是判决主文


驰名认定本身没有独立程序,其本质上是为了解决商标侵权而产生的事实查明问题。按照《商标法》第十四条的规定“驰名商标应当根据当事人的请求,作为处理涉及商标案件需要认定的事实进行认定。”这款规定作为驰名商标认定程序的开篇描述,很容易被忽略,但其本身相当重要。


正是因为“事实”的定位,导致目前驰名商标采取严格的个案、被动及按需认定原则。也就是说驰名必须根据当事人的“主动申请”,基于审查案件事实的需要在本案中予以查明,并且也仅对本案有效。其不作为行政裁定及判决结果,并不具有当然的约束力。


2、驰名认定作为事实是对商誉变化和市场规律的尊重


将驰名认定作为涉案事实进行查明,是充分尊重商标背后商誉动态变化这一客观事实,防止出现驰名凝固成具有“既判力”的判决结果。如果“驰名”固化、脱离客观事实,则可能出现所谓的“驰名”商标持有人在商标本身因为经营问题已经不驰名的情况下,仍然四处恶意维权,那么最终将妨碍正常商业经营秩序和商标管理秩序。


也正是着眼于商誉的动态变化,针对原告以侵犯驰名商标为由禁用被告所注册商标的主张,《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十一条明确规定,“被告提出注册申请时,原告的商标并不驰名的”,则法院不予支持原告诉请。


如果“驰名”认定作为行政裁决或法院判决的话,在被告面对“非驰名”原告恶意维权时,对“驰名”进行异议势必要推翻既判力裁决或判决,随之而来的成本肯定也更高,而且还有超过法定期限无法救济的风险。法律及司法解释的规定,体现了对客观商业规律的尊重。


3、反复被认定驰名是驰名的保障


驰名作为一种事实并随着商誉的起伏呈现动态变化,就意味着驰名的证明无法毕其功于一役,几乎呈现每战必备的状态。


关于驰名的证明标准,无论是《商标法》、《商标审查及审理标准》还是相关司法解释均有近似标准,包括市场份额、商标使用时间、商标宣传方式、商标声誉以及作为驰名商标受保护的历史记录。


但是市场份额、商标使用时间、商标宣传方式、商标声誉等都是相对证据,事实上商业数据本身也没法进行权威或唯一统计,因此证明标准中只有驰名保护记录是明确的。不过,在使用行政裁决或者司法判决证明驰名保护记录时,要特别注意以下几点:

a)   司法调解文书不对驰名事实进行认定,因此对看重驰名保护记录的当事人而言,对民事调解结案应当慎之又慎;


b)   在对方当事人就行政司法文书确认的驰名事实不持异议的情况下,权利人无需对“侵权商标注册前”等维权关键时刻权利商标(引证商标)的驰名事实举证,历史保护记录可以作为维权当时商标驰名的证据;


c)   即便相对方对驰名历史保护记录提出异议,权利人也仅仅需要对历史记录之后的驰名事实进行举证,举证压力较小;


d)   驰名事实不适用诉讼自认规则,在民事诉讼中权利人提供不出驰名历史保护记录,即便对方当事人也不否认驰名事实,权利人仍然要提供其他证明商标驰名的证据。

回过头来看TIFFANY案,美国蒂芙尼公司在诉讼中一口气提交了七份确认引证商标为驰名商标的驳回复审裁定或无效宣告裁定。虽然其仅是诉讼的第三人,而且商评委程序中已经认定了其较高的知名度,但基于上述个案、被动、按需认定的基本原则,在商标行政程序的后续诉讼中利用第三人的举证权利,进一步证明引证商标的驰名事实,凸显了美国蒂芙尼公司对驰名证明规则的尊重和了解,体现了严谨的维权态度,同时从大量维权记录及记录的保存来看,美国蒂芙尼已经将商标驰名保护作为日常经营的一部分。如此维权态度和经验策略值得借鉴。


2

已注册驰名商标跨类保护并非毫无限制


已注册驰名商标并不是毫无条件地能够取得跨类保护,具体商标案件的办理过程中,行政、司法机关仍然要以商标近似和误导作为的是否给予跨类保护的考量标准。


1、商标本身近似是前提


《商标法》第13条第3款关于驰名商标跨类保护的规定中,前半段的表述是“就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标”,其本质上是罗列了商标近似的情形,即视觉角度完全相同或近似,以及呼叫近似。


本案中,法院认定讼争商标“蒂凡尼”与引证商标“TIFFANY”等发音相近,同时与“TIFFANY”具有强对应关系的“蒂芙尼”仅存在一字之差,因此从视觉及听觉角度均认定讼争商标模仿引证商标。


2、误导公众损害权利人利益是关键和界限


本案实体法律适用了旧版商标法的规定,其中所适用旧版《商标法》第13条第1款和第2款与现行《商标法》第13条第2款、第3款相同。


现行《商标法》第13条第3款对跨类侵犯已注册驰名商标的认定标准是“误导公众,致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的。”相较第13条第2款关于未注册驰名商标保护以“容易导致混淆”为条件,已注册驰名商标跨类保护以“误导”为标准,同时“误导”也是跨类保护的界限,防止已注册驰名商标的无限保护。


混淆和误导本身还是有差异的,前者表达的是对各自商标所指定商品来源或者商品经营者之间关联关系的误认,而后者则关注商标本身与知名商品结合之后的显著性以及由此而积累商誉的破坏,即俗称的“商标淡化”。


本案中比较遗憾的是,美国蒂芙尼公司的主张一直围绕消费者群体近似、产品差异不大等“混淆”思路。而法院虽然适用的是“误导公众”的已注册驰名商标条款,但最终说理部分却完全围绕“混淆”展开,如“容易使相关公众对两商标之间的关系产生联想,如是否存在许可使用关系、关联企业关系或其他关系,从而对商品来源产生误认”等等。如果判定讼争商标使用人是攀附引证商标商誉,讼争商标在墙纸类产品上的使用可能减损引证商标与珠宝产品结合后的显著性,似乎更加妥当。


3

 对注册上心强过对维权用心


本案中美国蒂芙尼公司为维护“TIFFANY”“TIFFANY&CO.”商标,在无效程序上用了16个月,在诉讼上用了将近24个月,总时长跨度已经达到3年以上:

1.美国蒂芙尼公司在2013年11月21日提出对讼争商标的无效申请,商评委在2015年3月2日作出无效裁决;


2.北京知识产权法院于本院于2015年5月12日受理诉讼,2017年4月24日作出一审判决。

更重要的是,目前本案并未结束,后续还有二审程序,一旦对方当事人上诉,本案的最终解决周期势必又要拉长。事实上,按照我国《行政诉讼法》的规定,涉外诉讼根本不受审限约束。


而反观美国蒂芙尼公司的早期商标注册策略确实存在不足。虽然早在1994年就申请注册了“TIFFANY“商标,但美国蒂芙尼公司忽视本土化商标的保护及防御商标池的构建,其“蒂芙尼”中文商标比“TIFFANY”商标晚注册了将近8年,同时迟至2010年以后开始才开始大规模注册诸如“蒂凡尼”、“蒂凡内”等中文近似商标、翻译商标,而根据商标局数据显示,其中文商标注册大多经历了驳回或异议程序,显然在其注册本土化商标之前已经存在相同或者类似商标的抢注。


洋品牌不注重本土化商标保护和商标池构建而付出惨痛代价的案例比比皆是,去年NewBalance权利人甚至在商标侵权案中一审被判赔“新百伦”中文商标权利人周某人民币9800万,除此之外HERMES与爱玛仕、Bottega Veneta与宝缇嘉均存在同样的本土化商标被抢注问题。


当然,我们看到美国蒂芙尼公司目前正在积极维权,防止TIFFANY中文商标资源的外流,而近似中文商标的注册也在艰难推进当中,但相比防御性商标池的预先构筑,目前事后救济所消耗的成本和精力显然更高。


因此,对商标注册策略的上心或许比事后维权的用心更加重要。


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